Firma Rolex przegrała właśnie w USA spór w związku z próbą unieważnienia rejestracji znaku towarowego innej firmy dla nazwy wymyślonej przez opinię publiczną w odniesieniu do kilku rzadkich modeli zegarków stworzonych przez firmę w latach 70. XX wieku.

 

W niedawno wydanej decyzji Komisja ds. Odwołań Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) oddaliła wniosek firmy Rolex dotyczący unieważnienia rejestracji marki zegarków Mark Kiger „MILSUB” do użytku na zegarkach, uznając, że podczas gdy media i entuzjaści zegarków nazywali dwa modele czasomierzy Submariner firmy Rolex „MilSubs”, gigantowi zegarków nie udało się uprawdopodobnić swoich roszczeń w wystarczającym stopniu, jako że nigdy tak naprawdę nie używał tego znaku w obrocie.

Komisja stwierdziła, że ​​zaraz po odrzuceniu przez USPTO wniosku firmy Rolex o rejestrację znaku towarowego „MILSUB” dla zegarków z kwietnia 2019 r. ze względu na podobieństwo zgłoszonego oznaczenia do istniejącej rejestracji firmy Mark Kiger, Rolex starał się przejąć prawa do starszego oznaczenia. Podstawą postępowania o unieważnienie prawa przez firmę Rolex było utrzymanie przez nią praw zwyczajowych do znaku, które były starsze niż rejestracja wcześniejsza, ponieważ konsumenci i media określają dwa modele zegarków do nurkowania, które firma Rolex wykonała dla Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii w latach 70. XX wieku, jako „MilSubs.”

Co ciekawe, pomimo powoływania się na prawa zwyczajowe do znaku „MILSUB”, firma Rolex przyznała, że nigdy nie używała terminu „MilSub” jako znaku towarowego w odniesieniu do przedmiotowych zegarków. Zamiast tego Rolex oparł się na fakcie, że „MilSub” stał się powszechnym identyfikatorem zegarków, gdy kilkadziesiąt lat później ich popularność wśród kolekcjonerów i innych entuzjastów wzrosła, o czym świadczą artykuły w mediach i notowania zegarków na rynku wtórnym.

Powołując się na wyroki sądu federalnego, które wykazały, że publiczne użycie znaku towarowego może w pewnych okolicznościach stworzyć możliwe do wyegzekwowania prawa dla innej strony, firma Rolex zastrzegła pierwszeństwo do znaku ze względu na publiczne używanie słowa „MilSub” w związku z dwoma modelami zegarków – Rolex Submariner model 5513 i 5517 – przed 8 maja 2014 r., kiedy to Kiger złożył wniosek o znak towarowy dla oznaczenia „MILSUB”.  W skrócie, firma Rolex argumentowała, że ​​publiczne użycie terminu „MilSub” przez konsumentów w odniesieniu do zegarków wyprodukowanych przez nią dla brytyjskiej armii skutkuje powstaniem praw do znaków towarowych, które firma Rolex posiada i które może egzekwować.

Urząd nie zgodził się jednak z takimi twierdzeniami. Wskazał w decyzji, że po pierwsze firma Rolex nie kontynuowała sprzedaży tych konkretnych modeli zegarków od lat 70. XX w., a po drugie, to nie ona, tylko konsumenci, używali określenia „MilSub”.