Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w styczniu 2020 r. wyrok w sprawie SkyKick. Sprawa dotyczyła pytań prejudycjalnych sądu z Wielkiej Brytanii w sporze dotyczącym domniemanego naruszenia przez SkyKick pięciu krajowych znaków towarowych Sky w UE i Wielkiej Brytanii. Sky jest znanym nadawcą i dostawcą usług telekomunikacyjnych, a SkyKick jest dostawcą usług w chmurze.

 

Jak to zwykle bywa w przypadku unijnych znaków towarowych, rejestracje Sky obejmowały dużą liczbę towarów i usług, z czego niektóre w dość szerokim zakresie, m.in. „oprogramowanie” w klasie 9 i „usługi portalu internetowego” w klasie 38. Przed Sądem SkyKick zakwestionował ważność rejestracji znaków towarowych z dwóch głównych powodów: znaki zostały zarejestrowane w odniesieniu do towarów lub usług, które nie zostały określone z wystarczającą jasnością i precyzją oraz znaki miały zostać zarejestrowane w złej wierze, ponieważ telewizja Sky nie zamierzała ich używać w stosunku do wszystkich towarów i usług objętych rejestracją.

W kwietniu 2018 r. High Court w Londynie przedłożył TSUE pięć pytań. W październiku 2019 r. Rzecznik generalny Tanchev opublikował swoją opinię w tej sprawie przychylając się do tez SkyKick, co wzbudziło obawy, że wiele unijnych znaków towarowych może zostać unieważnionych. Trybunał nie przychylił się jednak aż tak do opinii do rzecznika generalnego, co może uspokoić właścicieli znaków towarowych w Europie.

Trybunał stwierdził w wyroku, że brak jasności i precyzji terminów oznaczających towary lub usługi objęte rejestracją znaku towarowego nie może być uważany za sprzeczny z porządkiem publicznym, a zatem brak jasności i precyzji w specyfikacji nie jest podstawą do unieważnienia unijnego znaku towarowego lub krajowego znaku towarowego na tej podstawie.

Jeśli chodzi o rejestrację w złej wierze, Trybunał przyjął pogląd zgodny z opinią rzecznika generalnego, że rejestracja znaku „bez jakiegokolwiek zamiaru używania go” może stanowić złą wiarę „tam, gdzie nie ma uzasadnienia dla wniosku o rejestrację”. Taką złą wiarę można jednak ustalić tylko wtedy, gdy istnieją obiektywne, odpowiednie i spójne przesłanki, które wskazują, że w momencie zgłoszenia znaku towarowego zgłaszający miał zamiar uzyskanie, nawet bez ukierunkowania na konkretną stronę trzecią, wyłącznego prawa do celów innych niż te, które wchodzą w zakres funkcji znaku towarowego. Nie można natomiast domniemywać złej wiary w oparciu o ustalenie, że w momencie dokonywania zgłoszenia zgłaszający nie prowadził działalności gospodarczej odpowiadającej zgłoszonym towarom i usługom.