Znak towarowy to nie jedyne prawo, za pomocą którego przedsiębiorca może chronić swoje prawa do oznaczania czy wyglądu produktu. Właśnie w celu ochrony estetycznej strony samego towaru czy też jego opakowania z pomocą przychodzą wzory przemysłowe. Problem zaczyna się jednak, kiedy pomiędzy znakiem towarowym a wzorem przemysłowym występuje kolizja. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał w wyroku z 6 marca 2019 r., że w takiej sytuacji to znak towarowy jest górą.
Spór dotyczył wzoru przemysłowego w postaci opakowania cukierków zarejestrowanego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) na rzecz polskiej spółki. Po rejestracji wzoru spółka Ferrero wniosła o jego unieważnienie. Ferrero wskazało, że posiada wcześniejszy znak towarowy w postaci pudełka na cukierki – takiego, w jakim sprzedawane są produkowane przez Ferrero drażetki Tic Tac.
We wniosku o unieważnienie Ferrero powołało się na przepis, zgodnie z którym wzór przemysłowy może zostać unieważniony jeśli użyto w nim wcześniejszego oznaczenia chronionego na podstawie prawa krajowego lub europejskiego. Spółka wskazała, że rejestracja wzoru naruszyła jej prawa wcześniejsze ze względu na zawarcie we wzorze znaku wcześniejszego – pudełko będące przedmiotem znaku towarowego oraz to ze wzoru są bowiem bardzo podobne. W rezultacie EUIPO unieważniło wzór przemysłowy. Polska spółka wniosła odwołanie od decyzji, które zostało jednak oddalone. Właściciel unieważnionego wzoru odwołał się dalej, do Sądu UE, który podtrzymał decyzję Izby Odwoławczej EUIPO. Sprawa trafiła przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Polska spółka twierdziła, że sporny wzór nie naruszał praw do wcześniejszego znaku, ponieważ nie było między nimi podobieństwa, które mogłoby wprowadzić konsumentów w błąd co do pochodzenia produktów. Sporny wzór nie ma bowiem kątów prostych, ma zaokrąglone krawędzie i zawiera etykietę z napisem „MIKI MAKI lemonowo-pomarańczowe” obejmującą dwie trzecie opakowania, czym znacznie różni się od wcześniejszego znaku. Trybunał nie zgodził się z argumentacją polskiej spółki i podtrzymał decyzję o unieważnieniu wzoru przemysłowego.
