UDRP to mechanizm w ramach WIPO, Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, który pomaga odzyskiwać na podstawie znaków towarowych domeny zarejestrowane w złej wierze. Co ciekawe, w ramach UDRP oznaczenie geograficzne generalnie nie jest chronione, chyba że skarżący może udowodnić, że działa ono również w charakterze znaku towarowego.

 

Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola, właściciel graficznego znaku towarowego GORGONZOLA, wnosił na przestrzeni lat wiele spraw UDRP. W dwóch niedawnych sprawach, które rozpoczęły się pod koniec maja 2021 r., rezultaty były diametralnie różne – w jednej z nich marka Gorgonzola przegrała, podczas gdy druga sprawa poskutkowała przeniesieniem prawa do spornej domeny.

Chociaż Gorgonzola jest chronionym oznaczeniem geograficznym w Unii Europejskiej, dla celów UDRP strona skarżąca musiała polegać wyłącznie na prawach do zarejestrowanego lub niezarejestrowanego znaku towarowego, aby udowodnić, że ma prawo prowadzić w ten sposób spór o domenę.

Skarżący powołał się na znak graficzny, w którym dominuje określenie Gorgonzola. Opierając się na oznaczeniach geograficznych, skarżący mogą zazwyczaj z powodzeniem uzasadnić swój interes prawny, jeśli są w stanie udowodnić, że dokonali rejestracji znaku i używają tego terminu w znaczeniu miasta lub lokalizacji. Większość respondentów w sprawach Gorgonzoli opierała się na tym argumencie. Doprowadziło to ostatecznie do tego, że skarżący przegrał trzy z pięciu sporów toczących się przed panelem.

W sprawie dotyczącej nazwy domeny „gorgonzola.info” pozwany udowodnił, że sporna nazwa domeny była częścią projektu promowania i udostępniania informacji na temat włoskich miast za pośrednictwem jego portalu. Pozwany powołał się na fakt, że Gorgonzola to również nazwa włoskiego miasta w okolicy Mediolanu. Co więcej, z powodzeniem udowodnił, że ta nazwa domeny była częścią wzorca postępowania w dobrej wierze – posiadania przez niego około 250 innych nazw domen noszących nazwy włoskich miast.

W drugiej sprawie WIPO właściciel marki tym razem wygrał sprawę, a WIPO nakazało przeniesienie nazwy domeny „gorgonzola.blue” na skarżącego. Urząd uznał, że pozwany zarejestrował nazwę domeny przede wszystkim w celu komercyjnego wykorzystania wartości firmy związanej z marką poprzez wyświetlanie linków pay-per-click (PPC) na stronie internetowej, z linkami powiązanymi z produktem serowym.