Państwa członkowskie UE mogą zezwolić na to, by właściciel znaku towarowego, którego prawa wygasły po upływie okresu pięciu lat od rejestracji z uwagi na to, że znak ten nie był rzeczywiście używany w danym państwie członkowskim, zachował prawo do żądania odszkodowania za szkodę poniesioną wskutek używania przez osobę trzecią przed datą wygaśnięcia podobnego oznaczenia, co skutkowało możliwością pomylenia z jego znakiem towarowym. Tak orzekł wiosna tego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

Spór toczył się we Francji, pomiędzy spółkami AR a Cooper International Spirits LLC, St Dalfour SAS i Établissements Gabriel Boudier SA. Dowiedziawszy się, że Cooper International Spirits dystrybuuje pod nazwą „St-Germain” likier produkowany przez St Dalfour i Établissements Gabriel Boudier, powód w postępowaniu głównym wniósł w dniu 8 czerwca 2012 r. powództwo przeciwko tym trzem spółkom do tribunal de grande instance de Paris (sądu okręgowego w Paryżu) o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego przez reprodukowanie lub, posiłkowo, imitację.

W równoległym postępowaniu tribunal de grande instance de Nanterre (sąd okręgowy w Nanterre, Francja) wyrokiem z dnia 28 lutego 2013 r. stwierdził wygaśnięcie praw powoda w postępowaniu głównym do znaku towarowego SAINT GERMAIN od dnia 13 maja 2011 r. Wyrok ten został utrzymany w mocy wyrokiem cour d’appel de Versailles (sądu apelacyjnego w Wersalu, Francja) z dnia 11 lutego 2014 r., który się uprawomocnił. Przed tribunal de grande instance de Paris (sądem okręgowym w Paryżu) powód w postępowaniu głównym podtrzymał swoje żądania dotyczące stwierdzenia naruszenia prawa do znaku towarowego w odniesieniu do okresu poprzedzającego datę wygaśnięcia i nieobjętego przedawnieniem.

Żądania te zostały w całości oddalone wyrokiem tribunal de grande instance de Paris (sądu okręgowego w Paryżu) z dnia 16 stycznia 2015 r. na tej podstawie, że po dokonaniu zgłoszenia rozpatrywanego znaku towarowego znak ten nie był wcale wykorzystywany. W uzasadnieniu tego wyroku cour d’appel de Paris (sąd apelacyjny w Paryżu) wskazał w szczególności, że dowody, na które powoływał się powód w postępowaniu głównym, nie są wystarczające, aby wykazać, iż znak towarowy SAINT GERMAIN był rzeczywiście wykorzystywany.

Sprawa trafiła przed francuski sąd kasacyjny, który zadał TSUE pytanie, czy właściciel znaku towarowego, który nigdy nie wykorzystywał tego znaku i którego prawa do tego znaku wygasły wraz z upływem okresu pięciu lat po opublikowaniu jego rejestracji, może uzyskać naprawienie szkody wynikłej z naruszenia praw do znaku, podnosząc negatywny wpływ na podstawową funkcję jego znaku towarowego spowodowany używaniem przez osobę trzecią, przed dniem wygaśnięcia praw, oznaczenia podobnego do wspomnianego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak ten został zarejestrowany, lub do nich podobnych.

TSUE uznał w wyroku z 26 marca 2020 r., że art. 5 ust. 1 lit. b), art. 10 ust. 1 akapit pierwszy i art. 12 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2008/95 w związku z jej motywem 6 należy interpretować w ten sposób, iż przepisy te pozostawiają państwom członkowskim możliwość zezwolenia na to, by właściciel znaku towarowego, którego prawa wygasły po upływie okresu pięciu lat od rejestracji z uwagi na to, że znak ten nie był rzeczywiście używany w danym państwie członkowskim w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, zachował prawo do żądania odszkodowania za szkodę poniesioną wskutek używania przez osobę trzecią przed datą wygaśnięcia podobnego oznaczenia dla identycznych lub podobnych towarów lub usług, co skutkowało możliwością pomylenia z jego znakiem towarowym.