Posiadanie dużego portfolio znaków towarowych może być w prowadzeniu działalności gospodarczej plusem, ale należy przy tym pamiętać, że o swoją własność trzeba dbać. Miał to na uwadze jeden z większych sieciowych sprzedawców obuwia w Polsce, niemiecka spółka Deichmann SE, która chciała wygasić jeden z unijnych znaków towarowych swojego hiszpańskiego konkurenta ze względu na jego nieużywanie.

Rejestrację znaku towarowego można uzyskać relatywnie łatwo, jednak nie można później zapomnieć o używaniu takiego zarejestrowanego oznaczenia. Zarówno polskie przepisy krajowe, jak i przepisy unijne pozwalają bowiem podmiotom trzecim na złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia oznaczenia, które nie było przez jego właściciela używane przez okres pięciu lat po udzieleniu ochrony. Taka nieprzyjemna sytuacja spotkała hiszpańską spółkę Munich SL, która w swoim portfolio znaków towarowych miała znak pozycyjny, a więc używany w konkretnym miejscu danego towaru, w postaci dwóch krzyżujących się pasków umieszczonych z boku sportowego buta. Znak ten był chroniony dla obuwia sportowego od 24 marca 2004 r.

W ramach postępowania w sprawie stwierdzenia naruszenia prawa do znaku wszczętego przez hiszpańską spółkę Munich przeciwko niemieckiej sieci Deichmann przed sądem okręgowym w Düsseldorfie, ta ostatnia spółka wniosła w czerwcu 2010 r. powództwo wzajemne o wygaszenie oznaczenia Munich w postaci pasków. Wniosek został uwzględniony, a znak – wygaszony.

Uprawniony do znaku odwołał się od decyzji. Izba Odwoławcza EUIPO uchyliła decyzję Wydziału Unieważnień i oddaliła wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku. Wskazała ona, że dowody używania wykazały używanie spornego znaku towarowego w odniesieniu do butów sportowych we właściwym okresie. Deichmann odwołał się z kolei od tej decyzji, a sprawa trafiła do Sądu UE, który jednak oddalił skargę. Niemiecka sieć obuwnicza usiłowała dochodzić swoich praw dalej, przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, twierdząc, że sporny znak nie był znakiem pozycyjnym, ale znakiem graficznym. TSUE wydał w sprawie wyrok w czerwcu 2019 r. Trybunał wskazał, że kwestia, czy sporne oznaczenie jest znakiem graficznym, czy pozycyjnym, nie miała w tym przypadku wpływu na ocenę jego używania. Deichmann finalnie przegrał spór.